小王是一家紙盒包裝設計公司的業務，最近公司和其中一家配合十多年的知名品牌食品客戶有些法律上的問題。

這位長期配合的老客戶，台灣跟美國都有分點，向來都是兩邊的負責人直接跟小王公司叫貨，這樣配合方式也持續 了 好幾年，沒想到最近台灣總部卻對小王公司提出抗議，說小王公司用他們品牌的紙盒發貨給美國那家分點是違法的行為，小王的老闆嚇了一跳，這兩邊不是同一家公司，用相同的設計跟 logo 怎麼會出問題。

一問之下才知道，美國那邊的分點是台灣的老闆和朋友合作的，但在幾年前就因為雙方觀念有衝突，所以決定終止品牌合作並將品牌撤回台灣，但沒想到美國那家公司，竟在台灣老闆不知情的情況下，延用品牌名稱繼續在美國販售。最後被台灣總公司這邊發現，雙方便打起了侵權官司。

在打官司之中，台灣總公司又發現，小王的公司竟然 在 這 段 期間都還是繼續供應他們品牌包裝，便寄了存證信函過去…。

小王公司有和台灣總公司的客戶，解釋因為不清楚美國和台灣公司之間的品牌糾紛，而且美國公司那邊也完全沒有知會己經和台灣的品牌拆夥，所以才會持續供貨，並不是有意的，台灣總公司聽了他們的解釋加上彼此合作近十幾年的交情，也願意相信並不是有意的，所以也就沒有提告了。

但小王很疑惑的詢問黃律師，雖然台灣客戶決定不提告了，但彼此間也沒有簽署任何的協定說這件事就這麼算了，但若有一天客戶又反悔要說要告怎麼辦呢？

黃律師聽完小王的描述，覺得這個案例滿值得提出討論的，就讓黃律師帶著大家來好好思考一下吧！

商標法第 5 條規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標……。」小王公司在本案中，應該是屬於接受老客戶 ( 商標專用權人 ) 之委託，製造商標專用權人已註冊商標的外盒包裝，非屬商標法第 5 條以行銷為目的之商標使用行為，所以應該沒有侵害老客戶商標權的問題。

因為小王公司並非以行銷為目的進而使用老客戶的商標，所以即便老客戶之後真的對小王公司提出侵害商標權的民、刑事訴訟，應該是無法成立的。

由於商標權係採屬地主義及先申請主義，所以原則上在台灣註冊之商標，僅在台灣受有商標法之保護，如果老客戶有將他們公司的產品商標在美國亦申請註冊，那麼美國客戶繼續使用老客戶的品牌名稱應該會有觸犯美國商標法的問題。 。