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產業專利經營策略與侵權應變!

黃律師,您好!我目前剛剛進入一家小有規模的科技公司擔任法務工作,當然能夠進入這個領域,我對自己也有相當的自信。因為我之前專攻的法律領域並不是智慧財產權的部分,所以對這一方面還想找一些進修的管道。不幸的是,才來沒幾天,我們就收到了一家美國公司的專利侵權的警告函,雖然還沒交給我處裡,不過長官已經指示我要好好與工程師配合,並研究公司的專利策略。請問我應該如何進行準備呢?
                                              (小小法務)

其實黃律師不是專利方面的專家,不過關於專利的書倒是略有涉獵!王承守律師、鄧穎懋先生所著之「美國專利訴訟攻防策略運用」一書中,關於對應美方專利侵權之主張之建議,足茲提供給您作參考!

既然你們公司收到了對方的警告函,那麼智財部應該要在第一時間內回信給對方,告知公司正在作侵權與否的判斷。同時,公司應該立刻進行公司內部本身的侵權分析,並做出侵權與否之分析報告。為求客觀公正,你們也應該委請專業的專利律師事務所作侵權分析,若該事務所之侵權分析報告認為公司之產品並無侵害系爭專利,或因系爭專利無效而無侵害問題,則應迅速回覆發函人。告知已委請專業的專利律師事務所進行分析,其分析結果意見認為並無侵害之問題,適時的回應與溫和的措辭將可避免觸怒對方,而不至於非要對簿公堂不可。而專利律師所作的侵權分析,也會使對手審慎檢視其觀點。而你們公司是基於該專利律師的報告而合理相信其產品並無侵害系爭專利之主張,即使之後對簿公堂,亦可避免被認定為故意侵害專利而被判支付侵權損害賠償三倍的賠償金。

不過若是專利律師的結論之認定也對你們公司不利,則視公司的產品策略不同,若有繼續販售該產品之必要,則應作迴避設計,並委請專利律師做出迴避設計後已經不再侵害專利的鑑定報告,再迅速回應專利人。當然,在該回覆信中只要敘明專利律師事務所在作專利侵害分析後之意見主張該產品不構成侵害系爭專利,並簡單敘述不侵害之理由。至於鑑定告知內容及鑑定報告本身,不必揭露於回覆函中。

然若是無法進行迴避設計,則應停止製造等行為!如果認為仍須販售該產品時,則必須迅速開始從系爭專利是否無效,是否有濫用專利權,專利權人有無不正行為,或有無違反反托拉斯法等方向前進,俾利日後若是在法庭相見,仍可以提出防禦或反訴,以做為授權談判之籌碼。當然進一步甚至可以搜尋對方的產品是否有侵害你們公司的專利,或對公司的專利有要求授權之需要,做為與對方交互授權談判之依據。

以上是關於對應美方侵權主張的幾項步驟,當然細部的法律動作,恐怕也必須一一加以思考,然而最重要的,莫過於避免成為專利訴訟被告之準備工作,公司的工程師應從第一階段開始,就與公司事業處產品開發人員密切合作,並在每一階段作專利搜尋,例如從公司競爭對手之專利開始,再進入到相關產品、產業、或主題之專利搜尋,而不致誤觸他人智財權!

 

 
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